Un inventeur qui tente de sauver son prix de 1,2 million de dollars est hors de propos en affirmant que le circuit fédéral «a bouleversé le droit des contrats» avec une décision ancrée dans un précédent cohérent en matière de droit des brevets, selon les avocats.
Larry Junker a demandé à la Cour suprême des États-Unis plus tôt ce mois-ci de revoir la Cour d’appel des États-Unis pour la décision du Circuit fédéral qui a annulé sa décision en contrefaçon de brevet contre Medical Components Inc. et Martech Medical Products. La cour d’appel a déclaré que les sociétés n’avaient pas enfreint le brevet de conception de Junker pour un dispositif médical car une offre de vente de l’invention avait été faite plus d’un an avant qu’il ne dépose la demande de brevet.
En vertu de ce qu’on appelle la doctrine de « l’interdiction de la vente », les demandes de brevet seront bloquées si elles sont déposées plus d’un an après la vente initiale d’une invention. La question dans le cas de Junker, soutient-il, est de savoir si une offre de prix dans une lettre déclenche cette horloge, car toutes les industries ne considèrent pas une offre de prix comme une offre de vente.
Alors que Junker affirme que la décision du circuit fédéral permet à des tiers de voler efficacement des brevets et brouille de manière inappropriée la frontière entre une offre de vente et des offres de prix, les avocats en brevets affirment que le cas de Junker dépend fortement des faits en jeu.
Caractériser une lettre comme une citation n’est pas un “mot magique” pour éviter la barre de vente, a déclaré Jeremy W.Bockprofesseur de droit à l’université de Tulane.
“Cette affaire du circuit fédéral, qui constitue un précédent, rend les eaux plus troubles quant au moment où une offre de prix pourrait potentiellement devenir une offre aux fins de la barre de vente”, a déclaré Bock. “La substance de la lettre est importante, par opposition à la façon dont la lettre est étiquetée.”
Un avocat de MedComp et Martech n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Pas de loi fédérale sur les contrats
Junker a travaillé avec Xentek Medical pour fabriquer sa conception d’un dispositif appelé gaine d’introduction (brevet américain No. D450,839), qui est utilisé pour insérer un cathéter dans la veine d’un patient. Xentek a créé un prototype et envoyé une lettre à Boston Scientific Corp. avec des informations sur les prix en gros pour les produits de gaine de différentes tailles, y compris l’invention de Junker.
Le tribunal de district américain du district oriental de Pennsylvanie a conclu que la lettre ne représentait que des négociations préliminaires, ce qui signifie que l’interdiction de vente n’a pas été déclenchée. Après un procès, un juge a accordé à Junker 1,2 million de dollars pour la contrefaçon de brevet de MedComp.
Le circuit fédéral n’était pas d’accord, notant que Xentek avait envoyé la lettre en réponse directe à la demande de devis de Boston Scientific. La spécificité et l’exhaustivité de la lettre l’emportent sur la référence à une « citation », selon l’opinion.
Junker affirme que la décision va semer le chaos dans le droit des contrats, car elle brouille la distinction entre une offre de prix et une offre de vente. Il a fait valoir que le circuit fédéral “sape le droit fédéral des contrats établi de longue date”.
Un problème pour Junker est qu’il n’existe pas de loi fédérale sur les contrats, ont déclaré des avocats et des professeurs.
“Le droit des contrats est un problème de droit de l’État”, a déclaré le professeur de la faculté de droit de l’Université de Richmond À Kristen Osen. “Si vous envoyez des prix et des prix attachés à des choses, cela ressemble à une offre de vente.”
La lettre qui a été envoyée n’incluait pas d’informations spécifiques contenues dans les offres réelles, a déclaré James D. Petruzzi du cabinet d’avocats Petruzzi, qui représente Junker. Il s’agissait d’une négociation initiale, pas d’un contrat contraignant, selon Petruzzi.
“Ce serait un changement fondamental dans le droit des contrats, car dans le droit des contrats, il doit y avoir une convergence des esprits”, a déclaré Petruzzi. “Il y avait beaucoup de termes qui n’étaient pas là.”
Jurisprudence claire
La Cour suprême ne devrait pas revenir sur les problèmes de bar en vente après avoir traité un problème similaire en 2019 Helsinn Healthcare SA contre Teva Pharms USA Inc.a dit Mel Bostwick, associé chez Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP à Washington. Junker devrait montrer clairement que le circuit fédéral a créé un conflit, a-t-elle déclaré.
“S’ils ont raison de dire qu’il y a un circuit divisé ici, alors c’est exactement le genre de chose qui pourrait intéresser la Cour suprême”, a déclaré Bostwick. “Je n’ai rien vu pour étayer cela.”
Une longue série de cas établit qu’une fois qu’un prix est attaché à un article, cela ressemble à une offre de vente, a déclaré Osenga. Même dans Santé mentaleles prix n’étaient pas liés aux doses exactes d’un médicament, et la Cour suprême et le circuit fédéral ont toujours conclu qu’il s’agissait d’une offre de vente, a-t-elle déclaré.
D’autres décisions ont également émoussé un autre argument de Junker selon lequel la vente d’une invention par des «voleurs» – ou des tiers qui n’ont pas l’autorisation de faire la vente – ne devrait pas déclencher l’interdiction de vente.
Une décision du troisième circuit des années 1940 et une décision du circuit fédéral de 1997 disent que peu importe si un tiers a vendu l’invention. Le but de l’interdiction de vente est d’empêcher la délivrance de brevets sur des idées qui sont déjà dans le domaine public. Les décisions précédentes imposaient à l’inventeur de déposer la demande de brevet à l’avance.
“Une fois que c’est dans le domaine public, le public a le droit de savoir que c’est dans le domaine public”, a déclaré Osenga. “Voleur pas voleur, la barre de vente n’est pas seulement abordée lorsque l’inventeur le met en vente.”
La lettre, cependant, n’était pas publique et aurait dû être protégée par un accord de non-divulgation, a déclaré Petruzzi. Cela ne correspond pas philosophiquement à ce que la barre de vente est censée protéger car elle n’a pas également divulgué les détails de l’invention de Junker, a déclaré Petruzzi. Cette question n’est qu’une autre extension de la doctrine de la vente du circuit fédéral, a-t-il déclaré.
“La Cour suprême traite très peu d’affaires de brevets”, a déclaré Petruzzi, “mais cela laisse un vide béant sur deux questions qui pourraient intéresser la Cour suprême”.
